Entscheidungspraxis Erfinderische Tätigkeit

Hier finden Sie eine ausführliche inhaltliche Rezension des Seminars im April 2024. (Bitte beachten Sie, dass bei diesem Termin das UPC noch nicht vertreten war, daher ist dieser Aspekt in dem Bericht nicht enthalten.)

Auch dieses Jahr war das Seminar zum Thema "Entscheidungspraxis Erfinderische Tätigkeit: BGH - EPA-BK - BPatG im direkten Vergleich" eine interessante und empfehlenswerte Veranstaltung. Der Fokus lag diesmal weniger auf einer überblicksartigen Darstellung der jeweiligen Rechtsprechung, sondern mehr auf der Herausarbeitung möglicher Unterschiede. Auf diesen Unterschieden liegt auch der Fokus dieses Berichts.

Grob kann der Vergleich auf drei wesentliche Bereiche der Prüfung der erfinderischen Tätigkeit beschränkt werden: Aufgabe, Fachmann und Naheliegen im engeren Sinne.

Aufgabe

In der Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA ist nach dem sog. "Problem-Solution-Approach" (oder Aufgabe-Lösungs-Ansatz, kurz "ALA") vorzugehen. Demnach ist in vier Schritten vorzugehen: Es ist der nächstliegende Stand der Technik auszuwählen (1), aus dem Vergleich mit dem Patent (2) ist die Aufgabe zu entwickeln (3), anhand derer dann geprüft wird, ob der Fachmann diese hätte lösen können (Naheliegen) (4).

Unterschiede bestehen sowohl in der Bedeutung der Aufgabe für die Prüfung als auch in der Definition der Aufgabe. Die Aufgabe hat eine wesentlich größere Bedeutung in der Rechtsprechung des EPA. In der Rechtsprechung des BGH kommt der Aufgabe nur eine untergeordnete Rolle zu.
Darüber hinaus hängt die Definition der Aufgabe in der Rechtsprechung des EPA vom jeweils in das Verfahren eingeführten Stand der Technik ab. Denn die Aufgabe wird anhand eines Vergleichs mit in der Regel einem aus dem Stand der Technik ausgewählten, sog. nächstliegenden Stand der Technik ermittelt. Dieser Stand der Technik kann sich daher ändern, wenn später neue zum Stand der Technik gehörende Dokumente gefunden werden. Die Aufgabe muss außerdem als durch das Patent in der gesamten Breite des Anspruchs gelöst betrachtet werden.

Das ist in der deutschen Rechtsprechung nicht der Fall. Die Aufgabe wird dort objektiv aus der Patentschrift ermittelt und kann sich dementsprechend nicht ändern, wenn neuer Stand der Technik in das Verfahren eingeführt wird (BGH GRUR 1991, 811). Es geht darum, den Ausgangspunkt der Bemühungen des Fachmanns zu bestimmen, ohne Rücksicht darauf, ob diese Aufgabe im Ergebnis auch erreicht wurde (BGH GRUR 2022, 67 Rn. 10).

Ein weiterer Unterschied besteht darin, wer dafür verantwortlich ist, die technische Wirkung des Patents aufzuzeigen. Aus Sicht der EPA-Beschwerdekammern ist dafür der Anmelder oder Inhaber des Patents verantwortlich (EPA G 2/21, GRUR-RS 2023, 9088 Rn. 26). Aus Sicht des BGH ist es dagegen Sache des Nichtigkeitsklägers, darzulegen, dass das Merkmal, welches das Patent vom Stand der Technik unterscheidet, beispielsweise beliebig, technisch unsinnig oder nur darin besteht, dass Nachteile in Kauf genommen werden (BGH GRUR 2023, 1259).
Keine Unterschiede bestehen allerdings darin, dass keine Lösungselemente in der Aufgabenformulierung vorkommen dürfen (BGH GRUR 2015, 352; EPA T 600/91 Rn. 6).

Fachmann

Der Fachmann ist in der deutschen Patentrechtsprechung eine fiktive Person, aus deren Sicht das Patent und der Stand der Technik zu würdigen sind (BGH GRUR 2018, 390 Rn. 31ff.). Ob der Fachmann tatsächlich Anlass hatte, zu dieser Lösung zu gelangen, ist indes nach den für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit maßgeblichen Kriterien zu entscheiden, nicht hingegen durch die Definition des Fachmanns (BGH GRUR 2018, 390 Rn. 37).

Der Fachmann in der Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA stellt die objektive Referenz bei der Entscheidung verschiedener Fragen im Rahmen des EPÜ dar (EPA T 1462/14 Rn. 14, 15). Der Fachmann ist anhand der technischen Aufgabe zu bestimmen (EPA T 422/93 Ls. 1). Er ist die (fiktive) Person, die in der Lage sein soll, die Aufgabe zu lösen (EPA T 1450/16 Rn. 2.1.4).

Damit bestehen - wenn überhaupt - nur kleine Unterschiede. Dem Fachmann kommt tendenziell in der Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA eine größere Bedeutung zu als in der deutschen Rechtsprechung.

Naheliegen

Die für die erfinderische Tätigkeit besonders wichtige Frage des Naheliegens wird durch die deutschen Gerichte mittels der sog. "Anlass"-Rechtsprechung beurteilt. Das bedeutet, dass es für ein Naheliegen "in der Regel zusätzlicher, über die Erkennbarkeit des Problems hinausreichender Anstöße, Anregungen, Hinweise oder sonstiger Anlässe" bedarf (BGH GRUR 2009, 746 Rn. 20).

Das EPA versucht diese Frage mittels des sog. "could-would"-Ansatzes zu lösen. Das bedeutet, dass es aus Sicht des EPA nicht darauf ankommt, ob der Fachmann zu der Erfindung hätte gelangen können, sondern darauf, ob er in Erwartung der erzielbaren Vorteile und der Anregungen in dem Stand der Technik dies auch getan hätte.

Im Ergebnis bestehen kaum praxisrelevante Unterschiede zwischen diesen beiden Ansätzen. Auch in dem Ansatz des EPAs ist darauf abzustellen, ob der Fachmann Anregungen aus dem Stand der Technik erhalten hat, die ihn zur Erfindung gebracht haben.

Neben diesen Punkten wurde auch noch auf weitere wichtige Prüfungsschritte bei der Prüfung der erfinderischen Tätigkeit eingegangen. Dazu gehören unter anderem der Stand der Technik und die Fragen, welche Rolle das Fachwissen bei der Prüfung spielt und inwiefern eine "angemessene Erfolgserwartung" berücksichtigt werden kann. Außerdem wurden noch verschiedene Entscheidungen besprochen, anhand derer noch einmal praxisrelevant auf Unterschiede eingegangen werden konnte.

Insgesamt kann das Seminar insbesondere dann empfohlen werden, wenn man sich für eine intensive Auseinandersetzung mit der deutschen und europäischen Rechtsprechung zur erfinderischen Tätigkeit interessiert. Weiteres zum Thema findet sich auch im Aufsatz des Dozenten Herrn Dr. Deichfuß in der GRUR Patent 2024, 94.